案例|发明专利侵权的判定规则

廖某某认为某瓷公司侵犯了“一种具有玉石质地的精密陶瓷及其制作方法”（专利号：ZL201210335182.9）发明专利权，并向东莞市市场监督管理局提起了维权申请。东莞市市场监督管理局最终以不构成侵权为由，裁决驳回廖某某全部请求。

一、案情简介

廖某某于2012年9月11日就向国家知识产权局申请了“一种具有玉石质地的精密陶瓷及其制作方法”发明专利，于2014年6月25日授权，专利号是ZL201210335182.9。授权公告的权利要求书共有7项权利要求，其中第1项为方法独立权利要求，第2-6项是分别直接引用第1项独立权利要求的从属权利要求；第7项是与第1-6项任一一项中有相同特定技术特征的产品独立权利要求，其中权利要求1为：“1.一种具有玉石质地的精密陶瓷的制作方法，其特征在于包括以下步骤：1)混炼造粒，将主原料及辅料于混炼机中加热混炼，冷却后造粒,得到原料颗粒;  2)射出成型:用射出成型机将原料颗粒熔融后射入到金属模具中，冷却，得到生坯：3)脱脂素烧：将生胚放入到脱脂炉中，脱脂炉上设有二次加热装置，二次加热装置与脱脂炉之间装有抽风机，脱脂炉的顶部也装有抽风机，生胚在脱脂炉中脱脂、脱脂过程产生的废气通过二次加热装置与脱脂炉之间的抽风机抽入到二次加热装置，转化成二氧化碳和水，并通过脱脂炉的顶部风机排出；其中，脱脂素烧的温度为200-400℃，二次加热装置中的温度为600-1200℃；脱脂素烧的时间控制在12-48小时;   4)高温烧结:待脱脂炉降温至50-60℃时,将脱脂后的生胚转入到高温烧炉中进行高温烧结；所述主原料为氧化铝粉末、氧化锆粉末、氧化铝与氧化锆的混合粉末，氧化硅与氧化铝的混合粉中的一种：所述辅料为粘结剂、润滑剂或可塑剂中的一种或两种以上混合。

2022年7月1日，廖某某认为某瓷公司侵权并向东莞市市场监督管理局提起了维权申请。而后管理局工作人员到某瓷公司现场勘验调查。

二、争议焦点

某瓷公司是否需要对产品制造方法不同于专利方法承担举证责任（举证责任倒置）？

某瓷公司是否实施了案涉专利权利要求的相应技术方案？

三、代理意见

一、依照专利号为ZL201210335182.9“一种具有玉石质地的精密陶瓷及其制作方法”所制造出来的产品并不是“新产品”，举证责任并不倒置。根据某瓷公司提交的证据，专利号为ZL201210335182.9的“一种具有玉石质地的精密陶瓷及其制作方法”的专利申请日为2012年9月11日，而在该申请日前，该产品及制作方法已由国内外公众所知。所以专利号为ZL201210335182.9的“一种具有玉石质地的精密陶瓷及其制作方法”所制造出来的产品并不是“新产品”。根据《中华人民共和国专利法》第六十六条“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”,既然按照案涉专利方法制造出来的产品并非新产品，那某瓷公司就不需要对产品制造方法不同于专利方法承担举证责任，举证责任仍在廖某某。

二、某瓷公司并没有实施案涉专利权利要求的相应技术方案。

（1）必要技术特征在脱脂素烧，以及使用的主材料、辅材料。权利要求书虽然有7项权利要求，但第1项为方法独立权利要求，而第2-6项是分别直接引用第1项独立权利要求的从属权利要求；至于第7项只是对1-6项的补充，并不包含具体的权利要求方法，所以解读第1项为核心。根据第1项，本案专利涉及的两个技术问题，即通过案涉专利方法生产出的陶瓷品具有玉石的表面质感和精致度以及排除的气体不具有任何的污染气体，达到环保效果。而要达到以上两个效果的不可或缺的必要技术特征是脱脂素烧这一步骤，以及主材料、辅材料的使用。

（2）本案要判断鑫瓷有无实施案涉专利权利要求的相应技术方案，就在于判断某瓷公司在脱脂素烧这一步骤，以及主材料、辅材料的使用是否一样。对于脱脂素烧，ZL201210335182.9专利的步骤核心是：温度为200-400℃，二次加热装置中的温度为600-1200℃；脱脂素烧的时间控制在12-48小时。而某瓷公司主张是温度为500摄氏度以上，二次加温的问题是500摄氏度，素烧时间是60-70小时。对于主料使用上，案涉专利使用的氧化铝粉末、氧化锆粉末、氧化铝与氧化锆，而某瓷公司主要使用的是二氧化锆。在以上两个必要的技术特征存在区别的情况下，不应认为某瓷公司存在侵权行为。

（3）廖某某应对某瓷公司的侵权承担举证责任。根据以上第一点论述，在本案举证不倒置的情况下，廖某某对本案侵权负有举证证明责任，否则应承担举证不利的后果。

四、裁决结果

东莞市市场监督管理局以“无法证明某瓷公司采用了权利要求上的必要技术特征为由”驳回了全部请求。

五、案例评析

本案是制作方法类的发明专利侵权纠纷。涉及的关键点有两点：第一是举证问题，即是否举证倒置问题。因为制作方法类的发明专利，如果制作的产品不是新产品的话，对于权利主张方而言，举证的难度是极大的，如果举证责任不倒置，且对方否认必要技术特征的情况下的，会面临诉讼风险。

第二个关键点是区分必要技术特征和非必要技术特征，必要技术特征则是区分不同发明的核心和关键。回归本案ZL201210335182.9是制作方法类的发明专利，是关于一种“具有玉石质地的精密陶瓷的制作方法”，而根据权利要求书和说明书，要安排解决的问题只有两个，即案涉专利方法生产出的陶瓷品具有玉石的表面质感和精致度以及排除的气体不具有任何的污染气体，达到环保效果。为了解决这两个问题，权利要求1提出了4个步骤，而步骤1混炼造粒和步骤2射出成型都是准备性步骤或者所有这类陶瓷素烧类产品的共有步骤。而步骤3脱脂素烧和步骤4高温烧结里面的具体做法才是直接解决以上两个问题的关键和核心，那比对专利和案涉侵权关于这两步骤的做法就是区分是否侵权的核心。

六、结语和建议

本案是发明方法类侵权纠纷，对于该类侵权纠纷，首要是弄清楚用该方法制作的是否属于新产品，是否之前就已经在国内外市场流通。如果不是新产品，那举证压力就极大了，需要对案涉侵权产品制作的具体步骤需要详细举证，否则就容易面临诉讼风险。

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